摘要：專利分案申請制度設(shè)立的初衷是為了克服單一性的缺陷。目前關(guān)于分案申請制度的研究多集中于兩個方面，一方面是代理人申請人如何利用分案申請制度從中受益，另一方面是審查員從審查實踐角度如何規(guī)制越來越多的非正常分案申請。但其不足仍需指出，代理人在一味為申請人尋求利益的同時，有些分案申請沒有起到促進創(chuàng)新、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，反而導(dǎo)致審查周期延長，使權(quán)利一直處于懸而未決的狀態(tài)，或者導(dǎo)致大量交叉重疊的專利，提高了轉(zhuǎn)讓實施的成本。應(yīng)當(dāng)從審查實踐的角度重視審查指南中對于分案申請內(nèi)容的限制，加強對其判斷標(biāo)準(zhǔn)的研究，在未來研究中，應(yīng)強化理論基礎(chǔ)結(jié)合審查實踐，明確比較對象，為專利分案申請制度的探索提供理論支撐，避免分案申請制度的濫用。

關(guān)鍵詞：專利   分案   規(guī)制   濫用

我國專利分案申請制度存在一些問題，但尚未引起我國專利法學(xué)者的關(guān)注。近年來，中國的專利申請數(shù)量不斷增加，其中分案申請的數(shù)量不容忽視。研究專利分案申請制度對于縮短審查周期，提高我國專利的法律有效性和確定性，提高我國專利審查質(zhì)量都具有重要意義。[1]

目前，從已收集的國內(nèi)期刊和著作上看，絕大多數(shù)關(guān)注我國專利分案申請制度的學(xué)者是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局的審查員和從事專利代理的專利代理人。代理人主要集中在操作層面，如何利用分案申請制度為申請人獲得更多的“利益”，達到重復(fù)申請、拖延確權(quán)時間等目的。

廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司代理人馮劍明在《如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護》一文中指出如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護，其中包括為了盡快取得專利授權(quán)的方法，例如：進行發(fā)明實質(zhì)審查的專利申請中包括獨立權(quán)利要求1和引用其的從屬權(quán)利要求，審查員在第一次審查意見通知書中認為獨立權(quán)利要求1不具備授權(quán)前景，而引用其的從屬權(quán)利要求是可獲得專利權(quán)的。此時，申請人可以在答復(fù)一同時對權(quán)利要求1進行修改，將從屬權(quán)利要求中部分附加技術(shù)特征增加到獨立權(quán)利要求1中，以便縮短審查周期，盡快獲得專利授權(quán)。對于未獲得專利權(quán)的獨立權(quán)利要求 1，申請人可以通過分案申請的方式重新進入實審，再與審查員爭論其符合授權(quán)要求的理由。通過這種方式，申請人可以盡快獲得專利權(quán)，也可以爭取獲得盡可能大的保護范圍。馮劍明認為根據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定，不同發(fā)明創(chuàng)造的定義是權(quán)利要求書具有不同的保護范圍。由于，原始申請授權(quán)以后權(quán)利要求的保護范圍與分案申請的權(quán)利要求的保護范圍并不完全相同。因此，滿足不同發(fā)明創(chuàng)造的條件，滿足了分案申請的要求，分案申請一旦授權(quán)，可以同時存在兩件專利。[2]筆者對我國專利分案申請制度進行研究后，并不贊同馮劍明關(guān)于分案申請權(quán)利要求書對“不同的發(fā)明”的定義。也正是由于我國《專利法》[3]、《專利法實施細則》[4]和《專利審查指南2010》[5]中沒有對申請人主動提出分案申請的情形作出過多的限制，因此，一些申請人可以使用分案申請獲取更大的利益，這對公眾有一些不利影響。可以看出，原始申請不涉及單一性問題，并且申請人主動提出分案申請的情況是需要進一步討論的問題[6]。

上海光華專利事務(wù)所代理人朱裕祿在《分案申請的價值分析》一文中提到關(guān)于《專利審查指南2010》中規(guī)定的“原始申請與分案后的分案申請需要保護不同的發(fā)明”中的“不同的發(fā)明”的含義有兩種主要觀點。一種觀點認為 ，根據(jù)《專利審查指南2010》的撰寫體例，單一性和分案申請編寫在同一章節(jié)，因此“不同的發(fā)明”指的是分案申請中的權(quán)利要求與母案申請的權(quán)利要求所要保護的應(yīng)該不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的發(fā)明，也就是為了克服單一性問題而提交分案申請;第二種觀點認為，根據(jù)《專利審查指南2010》第二部分第三章第6.1節(jié)中所定義的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲芯哂邢嗤Ｗo范圍的權(quán)利要求，從而，“不同的發(fā)明”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲芯哂胁煌Ｗo范圍的權(quán)利要求。[7]

雖然，《專利審查指南2010》第二部分第六章第3.2節(jié)中規(guī)定了“原始申請與分案申請應(yīng)要求保護不同的發(fā)明”，但是《專利審查指南2010》第一部分第一章沒有規(guī)定發(fā)明專利分案申請請求保護的權(quán)利要求與母案申請不同，其主要關(guān)注的是對于分案申請形式上的審查，通常初審不會對分案申請是否與母案申請內(nèi)容相同或者是否屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思進行核實，因此即使申請人提交了內(nèi)容完全相同的分案申請，也會初審合格而進入實審。可見，我國專利分案申請制度中關(guān)于分案申請后的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)滿足的條件并不是初審審查的對象。針對與原申請內(nèi)容完全相同的分案申請應(yīng)該如何處理，也存在不同的觀點。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查員傅琦等在《分案申請制度研究》一文中提出了禁止申請人提交與母案所要求保護的權(quán)利要求完全相同的（或?qū)嵸|(zhì)上相同的）申請文件作為分案申請。這樣能夠防止申請人重復(fù)對同一發(fā)明進行分案申請。[8]

國家知識產(chǎn)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員付懷等在《從實際專利申請案例探討對特殊分案申請的處理策略》一文中認為對于申請人個人主觀過錯或非正常申請，無論是發(fā)明還是實用新型，都強烈建議不要以相同的權(quán)利要求或技術(shù)方案提交分案申請，而對于為彌補其在提交原始申請時所犯的錯誤，則允許其提出相同的分案申請，以保護申請人的合法權(quán)益。[9]

可見，審查員主要從個案出發(fā)，對于同一件與母案內(nèi)容相同的分案申請，從支持或反對的立場進行研究，然而，并沒有對“與母案具有相同內(nèi)容的分案申請”給出明確的定義，《專利審查指南2010》中“原始申請的權(quán)利要求與分案申請應(yīng)當(dāng)分別要求保護不同的發(fā)明”的定義，是解決該問題的邏輯起點。

成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人王美健等在《基于分案情況下對專利法第九條的討論》中給出了分案申請重復(fù)授權(quán)問題的相關(guān)建議。[10]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心審查員蘇東東在《談專利法中的分案申請》給出了完善專利法分案申請的建議。[11]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心審查員侯麗娜在《未引用關(guān)聯(lián)權(quán)利要求時對專利申請授權(quán)前景的影響》中給出了涉及單一性申請在撰寫申請文件、答復(fù)審查意見通知書時的建議，避免通過分案申請克服單一性缺陷。[12]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員宋揚等在《我國分案制度的探討》中對現(xiàn)行專利法對于分案申請的相關(guān)規(guī)定、我國分案制度立法的發(fā)展以及與分案申請相關(guān)的優(yōu)先權(quán)、生物保藏及不喪失新穎性寬限期等一些特殊情形等的立法本意進行了分析。[13]北京化工大學(xué)井靜娟在《專利積案問題研究》中建議改變政府政策減少問題專利和垃圾專利的申請數(shù)量來緩解專利積案現(xiàn)象。[14]

上述學(xué)者給的建議做法中對《專利審查指南2010》中“分案以后的原申請和分案申請的權(quán)利要求應(yīng)分別要求保護不同的發(fā)明”的定義存在多種理解方式，如何更好地理解“不同”來判斷分案申請是否符合要求，只有明確這一內(nèi)容才能進一步研究如果申請人提交的分案申請的權(quán)利要求與分案后的原申請相同時如何處理，因此，明確該定義才能有效規(guī)制分案申請濫用。

參考文獻：

[1]朱峰.我國專利分案申請制度研究[D].華東政法大學(xué)，2012.

[2]馮劍明.如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護[J].專利代理，2017，（01）.

[3] 《中華人民共和國專利法》（2008年修訂）。

[4] 《專利法實施細則》（2010年修訂）。

[5]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[6]楊瑞麗.結(jié)合案例談某些類型的分案申請——探討原申請并未涉及單一性問題而由申請人主動提出分案申請的情形[J].中國發(fā)明與專利，2011，（07）.

[7]朱裕祿.分案申請的價值分析[A].載中華全國專利代理人協(xié)會編2015年中華全國專利代理人協(xié)會年會第六屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集[C].2015.

[8]傅琦.分案申請制度研究[J].科技與法律，2015，（06）.

[9]付懷，王俊德，李敏等.從實際專利申請案例探討對特殊分案申請的處理策略[J].中國發(fā)明與專利，2014，，（01）.

[10]王美健，李娟.基于分案情況下對專利法第九條的討論[A].載中華全國專利代理人協(xié)會編2015年中華全國專利代理人協(xié)會年會第六屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集[C].2015.

[11]蘇東東.談專利法中的分案申請[A].《科技與企業(yè)》編輯部編決策論壇——公共政策的創(chuàng)新與分析學(xué)術(shù)研討會”論文集（下）[C].2016.

[12]侯麗娜.未引用關(guān)聯(lián)權(quán)利要求時對專利申請授權(quán)前景的影響[A].載中華全國專利代理人協(xié)會編2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文（第三部分）[C].2014。

[13]宋揚，陳臘梅，熊瑜.我國分案制度的探討[J].中國發(fā)明與專利，2015，（10）.

[14]井靜娟.專利積案問題研究[D].北京化工大學(xué)，2013.

（作者簡介：侯麗娜，碩士研究生，助理研究員，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)制度、專利法。單位：[1]華南理工大學(xué)法學(xué)院;[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心。）

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